导语 ：商标法第五次修改，又掀起了商标研讨热潮。为此，中国知识产权名家讲坛和知产财经等联合举办系列商标法研讨活动。
2023年3月24日，中国知识产权名家讲坛第37讲暨商标法完善系列活动之六通过网络直播进行。本次活动由西南政法大学知识产权学院副教授、重庆市知识产权法学研究会秘书长易健雄担任主持人，中央财经大学法学院教授、博士生导师杜颖、上海大学知识产权学院院长袁真富、重庆知识产权法庭副庭长徐华、北京市永新智财律师事务所高级顾问钟鸣律师、品保委专利与创新工作组主席刘永刚作为嘉宾，共同交流探讨“恶意注册和恶意诉讼的商标法应对”。
恶意注册和恶意诉讼是商标实践中的毒瘤，扰乱了正常的商标注册秩序与维权程序，也侵蚀了市场主体立身之本的诚信原则，已成为商标法重点规制的乱象之一。基于此，本次研讨活动主要围绕《商标法修订草案（征求意见稿）》（简称《征求意见稿》）第二十二条、第四十五条、第六十七条、第八十三条、第八十四条新增的商标恶意注册、商标恶意诉讼条款展开讨论。其中，《征求意见稿》第二十二条提出了商标恶意注册的具体情形，第四十五条提出了商标强制移转制度，第六十七条提出了商标恶意注册申请的处罚制度，第八十三条提出了商标恶意抢注的民事赔偿制度，第八十四条提出了恶意诉讼反赔制度。
本次活动主要探讨了商标恶意注册的界定与法律规制、恶意注册的强制移转制度、恶意诉讼的认定、恶意诉讼的应对策略、恶意注册与恶意诉讼的法律责任等问题。因篇幅较长，拟分成两篇来推送相关内容。
编辑整理 ： 朱桓霆、徐杰、徐雯霏 西南政法大学
一、商标恶意诉讼的认定及法律规制
诉讼是维护当事人自身合法权益、维护市场公平竞争的重要救济手段，但权利常被滥用，商标恶意诉讼的出现不仅与商标法立法原旨背道而驰，而且对创新秩序与竞争秩序的稳定运行造成了威胁。《征求意见稿》第八十四条提出了恶意诉讼反赔制度，为遏制商标恶意诉讼提供了可行措施。对此，各位专家从不同角度切入，对商标恶意诉讼的构成要件、赔偿标准、法律规制等问题进行了深入讨论。
徐华副庭长从“歌力思”案引入，通过规制恶意诉讼的相关政策法规、恶意诉讼的判断标准、赔偿范围的确定、禁止权利滥用这几个方面对恶意诉讼的司法现状进行了解读和展望，尤其对判断标准中“恶意”要件进行了深入的阐释。
对于商标恶意诉讼的构成要件，徐华副庭长指出，就目前的立法而言，对于恶意诉讼的规制主要体现在以下两个方面：一是知识产权侵权项下增加了因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷这个案由；二是《商标法》2019年修改时明确规定“对恶意提起商标诉讼由人民法院给予处罚”。但是对于恶意诉讼的概念、构成要件及赔偿标准都没有以立法的形式加以规定。关于知识产权恶意诉讼的判断标准，首先要认识到知识产权恶意诉讼本质就是一种违背诚实信用原则的侵权行为。在认定时应依照通常的侵权行为四个构成要件：主观过错，侵害行为，损害后果以及侵害行为和损害后果之间的因果关系。其中最重要的是行为人的主观过错——恶意。
徐华副庭长提出，对于恶意的认定可以从两方面进行考虑：一是行为人认识到自己的权利基础不稳定，缺乏正当性；二是行为人的诉讼目的是损害他*权人**益并为自己谋取不正当利益。在这一点上，杜颖教授认为对于恶意诉讼的认定应当保持审慎的态度，只有在行为人主观上表现出明显恶意时才可能对其进行认定，否则会不利于权利人的正当维权。
对于恶意诉讼的赔偿范围，徐华副庭长认为应当包括直接损失（诉讼产生的直接损失，比如支出的代理费交通费等）、间接损失（更换商标导致的竞争机会丧失等）以及惩罚性赔偿。在损失无法确定时，可以根据当事人恶意酌情确定赔偿数额。对于禁止权利滥用的边界，一方面要对依法维权行为予以支持，不能因为维权诉讼不利结果推定对方存在诉讼恶意。另一方面应该明确商标恶意诉讼认定标准，增加反赔制度，优化营商环境。
钟鸣顾问对恶意诉讼的处置方案进行了阐述。权利人在面对恶意诉讼时，通常可以采取两种方式：一是在诉讼过程中请求法院确认对方为恶意诉讼人；二是在案涉商标或专利无效后提起知识产权恶意诉讼损害赔偿之诉，后者会更有利于权利人维权及获得损害赔偿。去年出台的《民法典总则编司法解释》中对权利滥用作出了规定，采取的是比较灵活动态的认定方式，但如果行为人的主要目的就是为了损害他人利益，应当直接认定构成了权利滥用，即直接通过主要目的判断即可进行认定。
对于恶意诉讼的赔偿责任，钟鸣顾问支持建立恶意反赔制度，以更好保护权利人的权利，但是至于权利人是通过司法程序还是行政程序进行救济，则各有利弊，应综合考量。
杜颖教授在上述基础之上，从实体依据、诉讼程序路径、现行制度中应对商标恶意诉讼的制裁和救济以及《征求意见稿》中的相关规定四个方面分享了商标恶意诉讼的应对策略。首先，就实体依据而言，《商标法》第68条以及权利滥用的抗辩、《反不正当竞争法》第2条、《民法典》第1165条第一款等都对禁止权利滥用和恶意诉讼做出了相关规定，都可以作为正当权利人制止恶意诉讼的请求权基础。其次，就现行制度中应对恶意诉讼的程序路径而言，当事人既可以选择在本诉中提起反诉要求认定原告为恶意诉讼，也可以另行起诉要求恶意诉讼人对其损害承担赔偿责任；至于对商标恶意诉讼的制裁，目前除了一般的民事制裁外，还包括停止侵权、消除影响、损害赔偿等，虽然目前还没有在恶意诉讼赔偿中适用惩罚性赔偿的先例，但并不是从根本上否定这种救济方式，未来仍然有适用的可能。最后，《征求意见稿》中明确规定了恶意反赔制度，在原来的法律规制基础上做出了突破，但是同时也要考虑到该制度的建立应当配套起较为公允的恶意认定标准，才有正确适用的空间。另外，实践中还存在的恶意投诉事件，往往比恶意诉讼带来的危害更大，对其是否应当适用恶意诉讼的处理方式是值得思考的问题。
对于恶意注册与恶意诉讼的制度衔接，袁真富院长指出，实践中恶意注册往往是恶意诉讼的一个前序。现有制度中对恶意的规定包括：侵占共有资源、抢占他人成果、滥用程序、重复诉讼、权利来源不正当等，其中多数情况下，商标的恶意诉讼更多地集中在权利来源的不正当上，因此恶意注册的判定对恶意诉讼的认定就显得至关重要。但是如何判断恶意在实践中尚未形成统一的裁判规则，仍属于法官自由裁量的空间。目前，对于一些确实权利来源不正当但又难以举证构成恶意的侵权诉讼，法官可能会以判决侵权但不赔偿的方式来平衡双方当事人之间的利益，但未来应当需要形成更成熟的判断规则。
刘永刚主席认为实践中存在更为隐蔽的恶意诉讼案件，比如行为人与第三人恶意串通，恶意注册之后将商标转让给第三人，再禁止他人使用，这样就实现了对商标的完全洗白。因此在认定恶意时，还需要考虑商标的流转关系等。
二、恶意注册、恶意诉讼的法律责任
关于 “恶意”的定义，易健雄教授认为恶意注册和恶意诉讼，中间的连接点是“恶意”。许多条款中并未出现“恶意”这个词，商标法中真正明确使用“恶意”仅有7处，商标法对恶意的规定有显性的也有隐性的。从规范的角度来考虑，“恶意”有特定范围，与生活中的“恶意”并不完全相同。“恶意”这个词作为一个法律术语，必须认识到是规范意义上的词。然后再考虑定位，是私法关系还是公法关系，贯通以后才能够形成对恶意规范意义体系化的思考。
关于私法和公法规制的界限，易健雄教授认为恶意注册和恶意诉讼，首先是定性的问题。民事责任更多是讲民事赔偿责任；但是刑法更关注商标注册秩序，尤其是公共秩序问题。恶意注册或者恶意诉讼，可能并没有造成多少损害赔偿，但是已经严重扰乱商标注册秩序，或者诉讼秩序，仍然要负相关的刑事责任。《征求意见稿》规定检察院可以提起诉讼，是指代表国家提起公诉，因为相关危害行为破坏扰乱了某种公共秩序。检察院对于恶意注册可以提起公诉，人民法院给予恶意诉讼依法处罚。这是一种司法制裁，其后才考虑民事赔偿问题。
关于恶意抢注的民事赔偿，刘永刚主席认为商标抢注行为难以被认定为善意正常经营活动或维护自身知识产权所需，属明显商标囤积行为，具有借助他人的知名品牌进行不正当竞争的意图。这样的行为类似于不以使用为目的，大量申请商标注册，扰乱商标注册秩序。所以恶意抢注民事赔偿，仅仅限定在第二十二条第四项不够，规定第二十二条第一、二项也能够请求民事赔偿更为合理。
关于恶意抢注的民事赔偿范围，刘永刚主席指出除了《征求意见稿》中规定的对方当事人为制止恶意商标诉讼所支付的合理开支之外，还应当包括恶意抢注人非法获利、他人的实际损失，例如在电商平台被抢注人恶意投诉的损失（损失了商业机会）；在行政机关被抢注人恶意投诉的损失（海关、市监局的罚款；“停止侵权”导致的停产损失；销毁“侵权产品”导致被不恰当销毁的产品损失。）；甚至进入刑事程序中的损失。此外，民事赔偿中原告参与无效程序付出的成本，可以算作是一种合理开支。
刘永刚主席认为抢注者实施抢注的经济成本低廉，权利人阻止恶意抢注行为却付出了巨大的成本。判决赔偿的数额远低于实际损失，在赔偿力度上是不合理的，连带赔偿的判决思路，能够震慑商标抢注全产业链。
关于 “恶意维权”，刘永刚主席认为恶意诉讼的范围比较小，应当扩大到恶意维权从而在商标法中予以规制。抢注人利用抢注的商标对原权利人商标和商标申请提出恶意的商标异议、无效，可以纳入规制范围，从而让真正的权利人可以在商标法框架下要求抢注人恶意诉讼反赔。抢注人对原权利人的产品发起行政投诉、海关扣查，很难阻止市场监管局和海关正在进行的行政查处程序，中止难度非常大。对此，可以让法院发出禁令，要求市场监管局暂停审查或者海关暂时不作出处罚。如果法院作出这样的禁令，行政部门就可以暂时搁置案件。
相关链接 ：
袁真富、杜颖、易健雄等：恶意注册及恶意诉讼的商标法应对（上）
来源：知产财经
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