盈科律师上海事务所 (盈科上海刑事律师)

近日,最高人民法院办公厅通报了关于全国法院系统2023年度优秀案例分析评选结果。盈科上海律师代理“陽山”地理标志证明商标侵权纠纷一案入选其中。盈科上海邢程律师为原告无锡市惠山区阳山水蜜桃桃农协会代理人。

案情简介

原告无锡市惠山区阳山水蜜桃桃农协会(以下简称阳山桃农协会)是第2016462号“陽山”证明商标权利人。“陽山”桃子产期至8月底。在市场调研中,原告发现被告陈某某在拼多多电商购物平台开设“憨孩子可爱陈”店铺,并在销售桃子的商品链接标题中使用“无锡七彩阳山”字样进行宣传。而“陽山”桃子产期已过,被告仍然售卖号称“阳山”产地的桃子,同时被告不属于“陽山”产区内农户,也未经原告授权许可使用“陽山”商标。因此,原告诉至法院,请求法院判令被告停止侵权并赔偿经济损失。

被告辩称:阳山地理标志是该区域历代人民智慧结晶,该区域所有符合生产条件的生产者均享有集体权和共有权,符合生产条件的企业和个人均有权使用阳山地理标志;受无锡市某合作社委托,被告销售的系合作社自产阳山水蜜桃,该合作社系阳山镇阳山村村民自愿联合、民主管理与互助的经济组织,专业种植销售阳山水蜜桃;为表明产地来源,被告使用阳山地理标志,符合诚实信用原则,并无混淆及误导,亦无不正当竞争行为,故不同意原告所有诉讼请求。

为证明店铺商品来源,一审庭审中陈某某提交某专业合作社于2021年5月18日出具的《证明》:兹有丰县丰鲜达电子商务有限公司及陈某某于2020年7月至8月期间,受我合作社委托在拼多多网络商城“憨孩子可爱陈”店铺销售我合作社自产阳山水蜜桃约4万斤。落款处有该专业合作社公章盖章及法定代表人签名。

庭审中经原告代理质询阳山桃子产期后,陈某某于庭后又提交该专业合作社于2021年5月23日出具的《情况证明》:

一、2020年7月至10月期间,丰县丰鲜达电子商务有限公司及陈某某委托陈某建(系陈某某父亲)现场收购我合作社村民现摘阳山水蜜桃约50次左右,总重约6万斤。

二、由于阳山地区水蜜桃市场习惯现金交易、钱货两清。故陈某建现场收购我合作社村民现摘阳山水蜜桃,均用现金给付村民货款。

三、陈某建每次收购的阳山水蜜桃约1,000斤至2,000斤不等,均由我合作社送到陈某某指定的无锡市惠山区金桥商贸城1-1号百世快递(七部)。

四、陈某某在拼多多网络商城“憨孩子可爱陈”店铺销售我合作社村民自产阳山水蜜桃,并由无锡百世快递发货。落款处有该专业合作社盖章。陈某某另提交涉案店铺于2020年7月1日至2020年9月24日委托无锡百世快递发货的快递清单(桃子产期已过,仍是该网点发货),显示货品均为水蜜桃。

二审庭审中在证人证言质证环节,该专业合作社法定代表人及陈某某又称陈某某所售7-8月期间(即陽山桃子产期内)的桃子不都是该合作社提供。

一审法院审理认为:

涉案商标为证明商标,根据《集体商标、证明商标注册和管理办法》的相关规定,证明商标是用以证明商品本身出自某原产地,或者具有某种特定品质的标识。阳山桃农协会享有涉案注册商标专用权,对于不符合产地、特定品质要求的商品上标注该商标的,阳山桃农协会有权禁止,并依法追究其侵权责任。

陈某某在所涉商品名称中以“正宗无锡七彩阳山水蜜桃” 为主要表述,即使所售桃子品种来源确实均于阳山地区,亦无法与“陽山” 水蜜桃进行区分。“陽山”是驰名商标,陈某某作为水果商,更应当知晓该商标背后蕴含的意义不仅仅是标识产地,更意味着质量、信誉或是其他特征。在标题中使用地理标识可能侵犯他人商标权的情况下,对商品来源应在商品描述中进行阐述,此时才符合描述性正当使用的判断标准,“正当性”不仅指描述与事实情况是否符合,更在于手段、方式、意图。故无论陈某某所售桃子品种是否来源于阳山,其在商品名称中使用他人注册商标,不能构成描述性正当使用。

未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,容易导致混淆的以及销售侵犯注册商标专用权的商品的行为,均属侵犯注册商标专用权。陈某某销售的涉案商品与涉案商标核定使用的商品为同一种类。

涉案商标系阳山的繁体文字,而“阳山” 在文字、读音、含义方面与前述主要元素相似,故整体观察,该标识与阳山桃农协会注册商标构成近似。陈某某在销售同类商品的宣传介绍中使用了与涉案商标近似的标识,不构成正当使用,涉案商品出现在“阳山”商品搜索结果中,按普通消费者的一般注意力,陈某某此行为会让消费者误认涉案商品符合“陽山”桃子所具有的特定品质,涉案商品的客户评价也证实了这点。陈某某未经证明商标权人许可,在销售同类商品时使用了与涉案商品近似的标识,容易导致消费者对其商品与证明商标使用者的商品发生混淆,侵犯了阳山桃农协会注册商标专用权,应当承担赔偿阳山桃农协会损失及合理开支的民事责任。

二审法院审理认为:

《中华人民共和国商标法》第十六条第二款规定:“前款所称地理标志,是指标示某商品来源于某地区,该商品的特定质量、信誉或者其他特征,主要由该地区的自然因素或者人文因素所决定的标志。”《中华人民共和国商标法实施条例》第四条规定:“商标法第十六条规定的地理标志,可以依照商标法和本条例的规定,作为证明商标或者集体商标申请注册。以地理标志作为证明商标注册的,其商品符合使用该地理标志条件的自然人、法人或者其他组织可以要求使用该证明商标,控制该证明商标的组织应当允许。

以地理标志作为集体商标注册的,其商品符合使用该地理标志条件的自然人、法人或者其他组织,可以要求参加以该地理标志作为集体商标注册的团体、协会或者其他组织,该团体、协会或者其他组织应当依据其章程接纳为会员;不要求参加以该地理标志作为集体商标注册的团体、协会或者其他组织的,也可以正当使用该地理标志,该团体、协会或者其他组织无权禁止。”因此,地理标志可以通过申请证明商标或者集体商标获得商标权的保护,但其保护范围受到限制。即商品符合使用地理标志条件的自然人、法人或者其他组织,即使未向证明商标权人申请使用该证明商标或者申请加入以该地理标志作为集体商标注册的团体、协会或者其他组织,其仍有权正当使用该证明商标或者集体商标所包含的地理标志。

如果特定商品的确产自地理标志核定的地域范围,除非存在相反证据证明该商品不具备地理标志要求的特定品质,否则,应当推定该商品符合使用地理标志的条件,该商品的生产者、销售者等有权正当使用地理标志。

本案中,涉案商标为地理标志证明商标,核定使用的地理范围包括江苏省无锡市阳山镇、杨市镇、藕塘镇、胡埭镇、钱桥镇、洛社镇等。陈某某在被诉侵权商品链接中使用的“阳山”与涉案商标仅存在字体的区别,而且其使用方式能够起到识别商品来源的作用,故判断上述使用是否构成商标侵权的关健在于陈某某销售的水蜜桃是否产自于其所陈述的无锡市阳山镇等地,进而是否会导致相关消费者发生混淆误认。

综合陈某某提交的证据,本院认为,某专业合作社先后提交两份内容存在不一致的情况说明,综合考虑情况说明的提交时间以及阳山水蜜桃的生长周期,本院认为,第一份情况说明更为可信。结合后台快递单号记录等证据,可以认定2020年7月至8月期间,陈某某销售的水蜜桃系自某专业合作社采购。2020年7、8月份,陈某某销售的水蜜桃来自于无锡市阳山镇,陈某某在销售时有权正当使用“阳山”字样以说明水蜜桃的产地,但其他时间段的销售并无充分证据证明水蜜桃的产地亦来自于阳山地理标志核定的地域范围,陈某某在标题中使用“正宗无锡七彩阳山水蜜桃”字样的行为,容易导致消费者的混淆误认,构成商标侵权。一审法院的相关认定部分有误,本院予以纠正。

裁判观点

本案系典型的侵害地理标志证明商标侵权纠纷案件。被告未取得地理标志商标权许可在商品名称中使用地理标志,但答辩称其销售的部分商品的确产自涉案地理标志核定的地域范围。被告的行为是否构成地理标志的正当使用,是本案的争议焦点,涉及地理标志证明商标的侵权判断及举证责任分配问题,在司法实践中亦存在较大争议。一是地理标志证明商标的权利范围,二是侵害地理标志证明商标的举证责任分配,三是侵害地理标志证明商标的判断标准。

新法速递

2024年2月1日起施行新规——《集体商标、证明商标注册和管理规定》和《地理标志产品保护办法》。其中《集体商标、证明商标注册和管理规定》与原《集体商标、证明商标注册和管理办法》存在部分内容交叉。在具体适用时,根据新规定优于旧规定的原则,对于集体商标、证明商标注册、管理、运用等内容,两个规章不一致的,适用新规章;涉及集体商标、证明商标行政执法内容的,继续按照原规章相关条款执行。《地理标志产品保护办法》与原国家质量监督检验检疫总局制定的《地理标志产品保护规定》存在部分内容交叉,在具体适用时,根据新规定优于旧规定的原则,对于地理标志产品认定、管理和保护内容,两个规章不一致的,适用新规章;涉及行政执法的,继续按照原规章相关条款执行。

《集体商标、证明商标注册和管理规定》条款列举

第二十二条 对下列正当使用集体商标、证明商标中含有的地名的行为,注册商标专用权人无权禁止:

(一) 在企业名称字号中使用;

(二) 在配料表、包装袋等使用表明产品及其原料的产地;

(三) 在商品上使用表明产地或者地域来源;

(四) 在互联网平台或者店铺的商品详情、商品属性中客观表明地域来源;

(五) 其他正当使用地名的行为。

前款所述正当使用集体商标、证明商标中含有的地名,应当以事实描述为目的且符合商业惯例,不得违反其他法律规定。

第二十三条 他人以事实描述方式在特色小吃、菜肴、菜单、橱窗展示、互联网商品详情展示等使用涉及餐饮类的集体商标、证明商标中的地名、商品名称等文字的,并且未导致误导公众的,属于正当使用行为,注册商标专用权人无权禁止。

第二十四条 实施条例第四条第二款中的正当使用该地理标志是指正当使用作为集体商标注册的地理标志中的地名、商品名称或者商品的通用名称,但不得擅自使用该集体商标。

第二十五条 有本规定第二十二条至第二十四条所述正当使用行为的,行为人不得恶意或者贬损集体商标、证明商标的信誉,扰乱市场竞争秩序,损害其注册人合法权益。

结语

地理标志商标侵权的案件中通常有几个司法实务难点存在争议:

一是集体商标与证明商标的定义、授权、未经授权正当使用的区别;

二是地理标志商标的构成,有由地理标志或地名+图形的形式,有仅有地名或仅有地理标志的情形,不同情形下地理标志证明商标的显著性部分认定、以及侵权边界的认定均有不同;

三是地理标志商标的侵权判断标准,与普通商标对来源产生混淆误认的标准不同,存在不同的司法观点;

四是地名、商品名称等正当使用的边界,司法观点也存在争议。

正如本案,在网络销售中正当使用的边界是否应限缩于商品详情页中,一、二审的观点也是存在不同。结合《中华人民共和国商标法实施条例》第四条第二款的规定和最新的《集体商标、证明商标注册和管理规定》第二十二条至二十五条,可以看出对集体商标和证明商标不经授权使用的要求是有区别的,以及在互联网平台销售中,正当使用的边界限缩于商品详情、商品属性中,而不包括商品名称、商品标题;五是举证责任的分配问题,关于产地以及品质证明的举证分配,司法上仍存在较大争议。

由于地理标志商标侵权案件中存在大量的司法争议,因此,本案入选全国法院系统优秀案例具有一定的指导作用。同时,在处理地理标志商标侵权案件时,仍需要就个案做详细分析。