专利案件处理流程 (专利诉讼技巧和策略)

来源:最高人民法院 作者:郝小娟 转自:人民司法 特别提示:凡本号注明“来源”或“转自”的作品均转载自媒体,版权归原作者及原出处所有。所分享内容为作者个人观点,仅供读者学习参考,不代表本号观点,如有异议,请联系删除。

专利民行交叉案件处理新思路

【内容提要】

该两案系最高人民法院知识产权法庭成立后首次探索同步审理涉及同一专利的行政确权案件和民事侵权案件。知识产权法庭在两案中采取了合并进行庭前会议的方式,将两案中涉及的权利要求解释问题前置于庭前会议中进行审理。合并庭前会议采取了圆桌会议方式,让居中作出无效宣告请求审查决定的国家知识产权局位于当事人的中间位置,让真正形成对抗的双方当事人分居两侧。合并召开的庭前会议统一了当事人在不同的程序中对权利要求解释意见,避免因当事人在不同审理程序中对于同一专利权利要求解释的差异导致法院对同一专利的保护范围作出不同的认定。

行政案件案号

一审:(2018)京73行初8992号

二审:(2019)最高法知行终142号

原告:乐金电子(天津)电器有限公司(以下简称乐金公司)。

被告:国家知识产权局。

第三人:厦门实正电子科技有限公司(以下简称实正公司)。

民事案件案号

一审:(2017)浙01民初1405号

二审:(2019)最高法知民终366号

原告:厦门实正电子科技有限公司(以下简称实正公司)。

被告:乐金电子(天津)电器有限公司(以下简称乐金公司)、烟台万昌电器有限公司(以下简称万昌公司)、浙江天猫网络有限公司(以下简称天猫公司)。

案情

两案涉及同一实用新型专利[专利号为ZL201220203855.0、名称为“一种过温保护电路的结构”的实用新型专利权(以下简称涉案专利)]的确权与侵权纠纷。其中,实正公司为涉案专利权利人,乐金公司为被诉侵权产品制造商,且为涉案专利无效程序的请求人。

涉案专利的权利要求书1、2内容如下:

1.一种过温保护电路的结构,包括一热敏元件和读取该热敏元件状态的保护电路,所述热敏元件置于一含有IGBT的振荡回路附近,且该振荡回路具有一桥堆,其特征在于:所述热敏元件其中一端连接于所述桥堆的负输出端并在此接地;该热敏元件固定于印板上的一个过温保护点,该过温保护点位于所述桥堆散热器与所述印板配合处的反面;所述热敏元件具有两条完整稳定的热传导路径,其一连通所述桥堆的所述负极输出端,其二经由所述散热器穿过所述印板到达其反面。

2.根据权利要求1所述一种过温保护电路的结构,其特征在于:所述散热器通过螺钉锁定于所述印板;所述过温保护点位于所述螺钉锁定位置的附近。

涉案专利说明书第0013段记载:“该结构的保护电路,具有两条热流传导通道,对散热器和桥堆同时进行温度监控。”第0014段记载:“热敏电阻靠近于螺钉,更加保证了第二热流传导通道的热阻稳定性,可以用工艺控制。”

行政案件

2018年8月29日,乐金公司向北京知识产权法院提出诉讼,请求撤销第36449号无效宣告请求审查决定,并责令国家知识产权局重新作出无效宣告请求审查决定。

北京知产法院认定的事实:2018年1月9日,乐金公司向国家知识产权局专利复审委员会(以下简称专利复审委员会)提出了无效宣告请求,其理由是权利要求1、2、4不符合专利法第二十二条第三款,请求宣告涉案专利权利要求1、2、4无效。同时提交了如下证据:对比文件1:授权公告日为2006年12月13日、授权公告号为CN2847775Y的中国实用新型专利说明书;对比文件2:授权公告日为2009年7月22日、授权公告号为CN100518418C的中国发明专利说明书;对比文件3:授权公告日为2010年11月17日、授权公告号为CN201636927U的中国实用新型专利说明书。2018年6月26日,专利复审委员会作出被诉决定,维持涉案专利有效。

北京知产法院认为,权利要求1要求保护一种过温保护电路的结构,该过温保护电路具有两条完整稳定的热传导路径。根据涉案专利权利要求1的限定及说明书中的上述记载内容,可以认定权利要求1限定了热敏元件与桥堆负输出端之间的电连接关系及物理连接关系。权利要求1相对于对比文件1和对比文件3的结合、对比文件2和对比文件3的结合,具备创造性。

北京知产法院判决:驳回乐金公司的诉讼请求。案件受理费100元,由乐金公司负担。

乐金公司不服一审判决,向最高人民法院提起上诉,请求:1.判令撤销(2018)京73行初8992判决;2.发回重审或改判撤销被诉决定,并责令国家知识产权局重新作出决定;3.判令国家知识产权局承担本案一审、二审案件受理费。

二审法院认为,涉案专利权利要求1中热敏元件的热传导路径“其一连通所述桥堆的所述负极输出端”,其限定的内容是作为物理结构的热传导路径,并可具体解释为热敏元件连接桥堆负极引脚处的铜箔。对于涉案专利权利要求1中的“过温保护点位于所述桥堆散热器与所述印板配合处的反面”,其应解释为过温保护点位于散热器与印板的接触面的反面。涉案专利权利要求1相对于对比文件1和对比文件3的结合、对比文件2和对比文件3的结合具有创造性。在其引用的权利要求具有创造性的基础上,涉案专利权利要求2、4亦具有创造性。

二审法院判决:驳回上诉,维持原判。二审案件受理费100元,由乐金公司负担。

民事案件

2017年10月25日,实正公司向浙江省杭州市中级人民法院起诉请求:1.判令乐金公司立即停止生产、销售、许诺销售侵犯涉案专利权的产品,销毁库存的侵权产品成品与半成品,并销毁侵权产品的专用生产模具(当庭放弃要求乐金公司停止许诺销售的诉讼请求);2.判令万昌公司、天猫公司立即停止销售侵犯涉案专利权的产品(当庭放弃该项诉讼请求);3.判令乐金公司、万昌公司、天猫公司赔偿实正公司经济损失50万元及为制止侵权行为所支付的合理费用16995.85元(其中侵权产品购买费3995.85元、公证费5000元、律师费8000元)(当庭放弃其中针对万昌公司、天猫公司的赔偿请求);4.本案全部诉讼费用由乐金公司、万昌公司、天猫公司承担。

杭州中院认定的事实:实正公司主张以涉案专利权利要求1、2、4确定专利权的保护范围。2017年9月11日,根据实正公司的申请,在福建省厦门市思明区公证处公证人员的监督下,实正公司的委托代理人刘德强在天猫“LG生活电器旗舰店”(经营者为万昌公司)公证购买LG MH6595GDS微波炉触控面板智能家用 25L变频节能电脑式光波烤箱(售价为1898元),并获得相应发票。在公证人员监督下对收到的上述产品拆解并拍照。乐金公司确认该微波炉产品系其制造,万昌公司确认该微波炉产品系其销售。

杭州中院认为,涉案专利中的热敏元件其中一端与桥堆负输出端的连接是一种直接接触的物理连接,而被诉侵权产品的热敏元件与桥堆负极输出端系一种电连接,并非直接接触的物理连接。被诉侵权产品的热敏元件固定于印板上的位置距离散热器与印板配合处的反面处较远。被诉侵权产品缺少涉案专利权利要求1中的多项技术特征,故而未落入涉案专利权利要求1的保护范围;由于涉案专利权利要求2、4均引用了权利要求1,故被诉侵权产品亦未落入涉案专利权利要求2、4的保护范围。

杭州中院判决:驳回实正公司的诉讼请求。案件受理费8970元,由实正公司负担。

实正公司不服一审判决,向最高人民法院知识产权法庭提起上诉。

实正公司上诉请求:撤销原审判决,改判支持实正公司原审全部诉讼请求。

二审法院认为,被诉侵权技术方案的热敏元件连接桥堆负极引脚处的铜箔即具备涉案专利中的“热敏元件其中一端连通所述桥堆的所述负极输出端”完整稳定的热传导路径。被诉侵权产品的热敏元件没有设置在涉案专利所要求保护的过温保护点处。被诉侵权技术方案中热敏元件的位置与涉案专利中的过温保护点相比不属于以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的情形,不构成等同的技术特征。被诉侵权技术方案不落入涉案专利权利要求1、2、4的保护范围,实正公司主张乐金公司应承担侵权责任的上诉请求缺乏事实和法律依据,二审法院不予支持。

二审法院判决:驳回上诉,维持原判。二审案件受理费8970元,由实正公司负担。

【评析】

在行终142号案件中,乐金公司向二审法院提交了实正公司在民终366号案中提交的上诉状,用以证明实正公司在无效程序和侵权程序中对权利要求作出了不同解释。实正公司在民终366号案上诉状中称,热敏元件相对于桥堆的物理连接关系(位置关系)是热敏元件连通于桥堆的负极输出端(在产品实物中表现为印刷电路中的铜箔),而不是与桥堆负极引脚直接连接。

在民终366号案件中,实正公司向二审法院提交了(2018)京73行初8992号行政判决书,用以证明在针对涉案专利权的无效行政纠纷中,北京知产法院认定实正公司在口述过程中可能存在简化元件名称的表述或者偏离原意的解释并不能影响对涉案专利权利要求1保护范围的理解,杭州中院在民事侵权案件中多次引用实正公司的代理人在无效宣告程序中的错误陈述,导致对涉案专利权利要求1的保护范围作出错误的解释。

鉴于两案均系最高法院知识产权法庭受理的上诉案件,且均涉及涉案专利权利要求解释的问题,且乐金公司主张实正公司在两案中对权利要求的解释不一致,故依据行政诉讼法第一百零一条、民事诉讼法第一百三十三条第(四)项,最高人民法院《关于适用民事诉讼法的解释》第224条的规定,对两案合并召开庭前会议。各方当事人在庭前会议及庭审中明确了各自对权利要求解释的意见。由于创造性判断和侵权判定均应当建立在正确的权利要求解释的基础之上,二审对两案中涉及的权利要求解释问题一并作出认定。

我国专利法采用了民事侵权程序与行政无效程序的二元分立体制。因民事侵权案件受行政确权结果的影响,民事侵权案件出现审理周期过长,结果反复,循环诉讼等问题。同时,由于侵权、确权程序分立导致专利权长期处于不稳定状态,影响专利权人以及其他社会公众的利益,也有损司法审判的公信力。中央批准设立最高人民法院知识产权法庭,实现了所有专利权无效案件与专利侵权案件二审的集中统一管辖,为两大诉讼程序和裁判标准的对接提供了组织基础。

该两案系涉及同一实用新型专利的确权与侵权纠纷。两案中,乐金公司、实正公司均提交了另一案件的案件材料。乐金公司认为,实正公司在两案中对于涉案专利权利要求作出了不同解释。实正公司认为,北京知产法院已经确认乐金公司口述中的表述有误,不应影响专利保护范围。但杭州中院仍错误引用口述内容,导致对于涉案专利权利要求保护范围理解错误。142号案件及366号案件中均涉及对于涉案专利权利要求解释的问题,如何能够在现有法律框架之下,结合两种诉讼程序的审理特点,针对同一专利的相同争议进行审理,系专利民行交叉案件审理中应突破的首要问题。

为了协调两种诉讼程序,在两案中统一对于涉案专利权利要求保护范围的解释,实现知识产权法庭统一审理专利行政确权、民事侵权纠纷的价值,知识产权法庭采取了合并进行庭前会议的方式,将两案中涉及的权利要求解释问题前置于庭前会议中进行审理。民事诉讼法对于庭前会议的规定比较灵活,行政诉讼法中亦有关于庭审参照民事诉讼法的规定。加之,实正公司为涉案专利权利人,乐金公司为被诉侵权产品制造商,且为涉案专利无效程序的请求人,两案发生实质冲突的当事人相同,具备合并召开庭前会议的条件,通过合并召开庭前会议的方式,有效解决了现行诉讼法缺少针对专利诉讼程序特殊规定的问题。

合并庭前会议采取了圆桌会议方式,让居中作出无效宣告请求审查决定的国家知识产权局位于当事人的中间位置,让真正形成对抗的双方当事人分居两侧。合并召开庭前会议杜绝了当事人在不同的程序中对权利要求解释发表不同意见的可能性,避免了当事人在专利侵权和无效程序中“两头获利”和权利要求解释的混乱。涉案权利要求解释的明确有利于明确两案的争议焦点和审理思路,且为行政确权案件中专利权是否应受专利法的保护、民事侵权案件的被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围、损害赔偿等问题的审理奠定了基础。最为重要的是,在现有的法律体制下,实现了有效避免因程序差异导致的循环诉讼、权利状态不稳定等问题。

此外,为了给今后类似案件提供新的审理思路,并且发挥知识产权法庭统一全国对技术类知识产权案件审判的标准与尺度的作用,两案在裁判文书的撰写上进行了创新。两案的裁判文书体现了民行程序交叉,增加了另案相关审理情况的介绍,且两案判决中均对涉案专利权利要求解释问题进行了论述。裁判文书内容有助于全面了解涉案专利的确权、侵权案件审理过程,对于涉案专利的技术方案有全面的认识,也为今后涉案专利的其他确权、侵权纠纷的审理提供借鉴,以期统一审判标准与尺度,减少纠纷。

(案例刊登于《人民司法》2020年第2期)